Een tijd geleden speelde een interessante zaak bij Rechtbank Midden-Nederland over de vraag hoe een Amerikaanse artiestenovereenkomst doorwerking kan hebben in Nederland. Ik krijg daar regelmatig vragen over en het leek mij daarom een goed idee om een dieper in deze zaak te duiken en de gevolgen daarvan te beschrijven.
Wat gebeurde er?
Een Amerikaans platenlabel, MCM, ontdekte dat een Nederlands label zonder toestemming hun track aanbood en distribueerde. Na grondig juridisch onderzoek bleek dat er geen licentieovereenkomst bestond tussen beide partijen. MCM besloot juridische stappen te ondernemen om de onrechtmatige exploitatie te stoppen en schadevergoeding te eisen.
Qua chronologie:
- 1 juli 1998: Amerikaanse artiestenovereenkomst MCM-[A]
- Zomer 1998: Masteropname track
- December 2009: Licentieverlening [A] aan [verweerster]
Wie heeft het masterrecht?
Om de zaak goed te begrijpen, ga ik even een stapje terug. DJ/Producer X had een exclusieve artiestenovereenkomst met MCM met betrekking tot een track. MCM stelde het masterrecht te hebben op die track, als gevolg van die artiestenovereenkomst.
Wie heeft het exploitatierecht van de master?
MCM kwam erachter dat het Nederlandse platenlabel Y de track van MCM exploiteerde. Label Y had daartoe in 2009 een licentieovereenkomst gesloten met DJ/Producer X. De vraag is natuurlijk of X dat had mogen doen en als dat niet zo is, wat daarvoor de gevolgen zijn voor Y.
Vordering van MCM
MCM vordert daarom in deze procedure – kort gezegd – een verklaring voor recht dat label Y ten aanzien van MCM inbreukmakend en/of onrechtmatig heeft gehandeld en daarom schadeplichtig is. MCM wil daarnaast dat Y ophoudt met de exploitatie, haar schade vergoed en alle proceskosten betaalt.
Welk recht is van toepassing?
Omdat de zaak een internationaal karakter heeft, moet de rechtbank eerst nagaan of zij bevoegd is om een oordeel te geven over het geschil en welk recht zij daarbij moet toepassen. De rechtbank acht zich bevoegd, omdat label Y gelet op haar statutaire zetel woonplaats heeft in Nederland.
Nu MCM in Nederland bescherming inroept op grond van haar masterrechten, is Nederlands recht van toepassing op de vorderingen van MCM. Maar, of MCM inderdaad mastereigenaar is, moet naar Amerikaans recht worden beoordeeld. De Nederlandse rechter moet in dit geval dus Amerikaans recht toepassen. Volg je het nog? Het gaat namelijk om de vraag of MCM rechthebbende is geworden van de rechten op de track op grond van de artiestenovereenkomst, die is gesloten in de Verenigde Staten tussen twee Amerikaanse partijen naar Amerikaans recht.
Wat staat er in de Amerikaanse artiestenovereenkomst?
In de artiestenovereenkomst is overeengekomen dat X gedurende minimaal één jaar op exclusieve basis zogenoemde “recording services” aan MCM moest verlenen, waarbij hij ten minste 16 complete masteropnamen van een bepaalde kwaliteit zal aanleveren aan MCM. Dat heeft X op zich gedaan.
Deze situatie verschilt qua opzet en opleververplichtingen dus wel enigszins van de meeste deals over elektronische muziek die je nu in Nederland terugziet. Voor hiphop en andere genres kan dat weer anders liggen.
Work made for hire
Een typisch Amerikaanse bepaling is de work for hire-bepaling. Wat veel mensen niet weten, is dat deze in Amerika in de wet is vastgelegd en dat er dus niet altijd, automatisch en daadwerkelijk sprake is van work for hire, ook al staat dat in een overeenkomst.
Waar moet je dan naar kijken? In titel 17 van de U.S. Code is de “U.S. Copyright Act of 1976” vastgelegd. Hierin staat de regeling opgenomen.
Geen work (made) for hire
De rechter toetst dit kader en stelt dat er geen work made for hire is. Op grond van die regeling is MCM dus niet de fonogrammenproducent of mastereigenaar geworden. MCM was namelijk niet de werkgever van de DJ/Producer. Toch zie ik deze bepaling ook vaak terugkomen in allerlei, en zelfs Nederlandse contracten. Het is hier sowieso niet van toepassing, maar goed. Ook in de VS niet altijd overigens. Werk in opdracht (en dus niet in loondienst) kan alleen in negen limitatief opgesomde gevallen kwalificeren als “work made for hire”. Die gevallen staan genoemd in 17 U.S.C. § 101. Er staat bijvoorbeeld:
A “work made for hire” is
- -a work prepared by an employee within the scope of his or her employment; or
- -a work specially ordered or commisioned for use as a contribution to a collective work, as a part of a motion picture or other audiovisual work, as a translation, as a supplementary work, as a compilation, as an instructional text, as a test, as answer material for a test, or as an atlas, if the parties expressly agree in a written instrument signed by them that the work shall be considered a work made for hire. (…).
MCM probeert het nog wel via de route van het samenstellen van een compilatie, maar de rechtbank maakt daar korte metten mee. Het feit dat de track op een compilatie staat, maakt de track zelf nog geen compilatie. Dat is op zich logisch, maar ik snap de redenering wel. Zou dit anders zijn in gevallen van samengevoegde slimme 32-seconden muziek die expres zo kort duurt om maximale royalty’s op te strijken? Wie weet…
Overdracht van muziekrechten via artiestenovereenkomst
De Amerikaanse artiestenovereenkomst had, gelukkig voor MCM, wel een overdrachtsbepaling. De rechtbank zet dit leerstuk mooi uiteen in rechtsoverweging 2.12:
Een “sound recording” zoals de track kan voor “copyright protection” oftewel auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen als er sprake is van een origineel werk. Deze bescherming ontstaat op het moment dat het werk is vastgelegd in een tastbare vorm, zoals een opname. Deze rechten kunnen door de rechthebbende in zijn geheel of voor een deel worden overgedragen. Daarvoor geldt een schriftelijkheidsvereiste dat inhoudt dat de overdracht moet zijn vastgelegd in een schriftelijk stuk, zoals een akte of anders een “note” of “memorandum of the transfer”, dat door de rechthebbende is ondertekend. De Amerikaanse auteurswet kent geen bijzondere vereisten voor overdracht van auteursrechten op toekomstige (nog niet gecreëerde en vastgelegde) werken. Zulke rechtshandelingen worden gekarakteriseerd als de verlening van een “copyright expectancy”, die bij het ontstaan van de auteursrechten tot een volwaardig recht aansterkt. De in de muziekindustrie gehanteerde contractsbepalingen waarbij de rechten op alle gedurende een bepaalde periode door de artiest af te leveren werken aan de exploitant toekomen zijn rechtsgeldig. De wet bevat geen bepalingen die deze mogelijkheid beperken. Op grond van statelijke wetgeving kunnen wel beperkingen gelden, bijvoorbeeld voor wat betreft de duur van zo’n overeenkomst.
Geen rechtsgeldige licentie
Omdat X de rechten aan MCM had overgedragen via het artiestencontract, mag MCM over de exploitatie beslissen. Dit heeft tot gevolg dat de licentie van X aan Y van 2009 dus niet geldig was. X mocht immers niet meer over de rechten beschikken door het in 1998 getekende contract met MCM.
Inbreuk op fonogrammenrecht van MCM
Omdat Y de track toch exploiteert en zij geen deal heeft met MCM, maakt Y inbreuk op de rechten van MCM. Als Amerikaans auteursrechthebbende op de track kan MCM op grond van artikel 32 lid 2 sub a van de Wet op de naburige rechten rechtsmaatregelen treffen tegen Y in Nederland. In dat artikel staat met zoveel woorden dat iemand (natuurlijk- of rechtspersoon) ook de Wet op de naburige rechten kan inroepen als hij in de EU woont of als rechtspersoon is opgericht naar het recht van een EU-lidstaat. Dit geldt ook voor de Europese Economische Ruimte. Dit geldt ook als iemand in Nederland gevestigd is (hallo brievenbusfirma’s). Als laatste brede klapper geldt het voor een rechtspersoon die is opgericht naar het recht van een Staat die partij is bij het in het eerste lid, onder a, bedoelde Verdrag van Rome of bij de Overeenkomst ter bescherming van producenten van fonogrammen tegen het ongeoorloofd kopiëren van hun fonogrammen. Dan heb je het wel.
Wat is de schade bij internationale IE-inbreuken?
Oef, dit is een lastige. Vaak weet je niet precies wat er met een inbreukmakend handelen is verdient. De rechter beveelt hier ook kort gezegd dat het Nederlandse label Y openheid van zaken moet geven, zodat MCM haar schade kan vorderen in een zogenaamde schadestaatprocedure.
Label Y moet in ieder geval onder last van een dikke dwangsom met de exploitatie van de track stoppen.
Samen met met stagiaire / paralegal Laura schreef ik een uitgebreid stuk over internationale geschillen in de muziekindustrie. Check het op de website van Backstage Legal.
Proceskosten
Omdat label Y de zaak verliest, moet zij de proceskosten van MCM betalen. Op grond van artikel 1019h van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering moet de verliezende partij diep in de buidel tasten. Alleen al het advies van een bekende Amerikaanse muziekadvocaat kostte $ 10.250,00 en de Nederlandse advocaat had € 20.210,00 exclusief btw in rekening gebracht. De rechter schrijft in rechtsoverweging 2.28:
Omdat het in deze procedure gaat om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten is artikel 1019h Rv van toepassing. Op grond van dat artikel wordt de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Bij de vaststelling van de redelijke en evenredige kosten gaat de rechtbank uit van de door de rechtbanken gehanteerde Indicatietarieven in IE-zaken, versie 1 april 2017. In dit geval hanteert de rechtbank het tarief behorend bij een normale bodemzaak inclusief nadere conclusiewisseling en mondelinge behandeling van maximaal € 20.000,00. De zaak is niet heel omvangrijk qua omvang van het feitencomplex, de vorderingen en de verweren daarop. De complicerende factor is gelegen in het feit dat voor een deel Amerikaans recht van toepassing is. Dit maakt het tot een zaak van gemiddelde zwaarte, waarvoor het maximale tarief kan worden toegekend. Nu [verweerster] de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten ook niet heeft betwist, zullen deze worden toegewezen.
Daar komen dan nog de griffierechten (€ 626), deurwaarderskosten (€ 98,01) en nakosten (€ 157 + € 82) bij. Deze kosten staan nog los van de kosten om aan het vonnis te voldoen, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een registeraccountant en de kosten van de schadestaatprocedure.
Garanties in artiestencontract
Het is voor het Nederlandse platenlabel Y te hopen dat zij in haar contracten een goede garantie heeft opgenomen waarin zij de DJ/Producer X heeft laten garanderen dat hij bevoegd was om de overeenkomst met Y aan te gaan en een licentie te verlenen voor de track. Als daar dan ook een vrijwaring aan is gekoppeld voor de schade die eruit voortvloeit als dit niet klopt, dan kan het label de schade op hem verhalen.
Heb jij dit goed geregeld? Dubbelcheck maar even. “Vertrouwen” is nice, maar kan ook een dure les zijn. Zeker als het gaat om een Amerikaanse artiestenovereenkomst en bepalingen naar U.S. Law. De zaken lopen daar toch net wat anders dan hier.
Vragen over Amerikaanse artiestenovereenkomsten?
Wil je de zaak nog eens nalezen? Dan kan dat op de website van De Rechtspraak. Heb je na het lezen, of nu al vragen over een contract? Neem gerust contact op voor adviesmogelijkheden en vaste prijzen voor contractreviews en hulp bij onderhandelen.
